di Marco Reguzzoni- Head of Legal Tech
Il D. Lgs.vo 20/02/2019, n. 15, pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 8 marzo, ha apportato significative modificazioni al Codice della Proprietà Industriale (“CPI”).
L’obiettivo è di consentire l’adeguamento del CPI alle disposizioni contenute nella Dir. 16/12/2015, n. 2436 dell’UE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa, nell’ottica di poter offrire una regolamentazione uguale in tutto lo spazio economico europeo e idonea a poter affrontare le nuove problematiche poste dalla comunicazione commerciale, sempre più sofistica, veloce e multimediale.
Tra le novità introdotte dal decreto si segnalano in particolare:
– l’abolizione del requisito della rappresentazione grafica del marchio: ai fini della registrazione del marchio non è più necessaria la riproduzione grafica, essendo sufficiente la capacità del marchio “di essere rappresentato nel registro in modo tale da consentire alle autorità competenti e al pubblico di determinare con chiarezza e precisione l’oggetto della protezione conferita al titolare“ (art. 7 comma 1° CPI novellato). Si apre in questa maniera la possibilità di registrare marchi non convenzionali, come marchi olfattivi o gustativi, anche se restano da verificare nella prassi applicativa le concrete modalità in cui il requisito della rappresentazione del marchio potrà ritenersi effettivamente soddisfatto dalle autorità competenti;
– la modifica alla disciplina dei soggetti legittimati a richiedere la registrazione di un marchio collettivo: il novellato art. 11 del CPI prevede che siano le persone giuridiche di diritto pubblico e le associazioni di categoria dei commercianti, produttori, prestatori di servizi o commercianti a poter ottenere la registrazione di marchi collettivi (nella precedente versione dell’art. 11 del CPI, la registrazione di tali marchi risultava invece riservata a non meglio identificati soggetti aventi la funzione di garantire l’origine, la natura o la qualità di determinati prodotti o servizi);
– l’introduzione dei marchi di certificazione: il nuovo art. 11-bis CPI introduce questa nuova categoria di marchi già prevista a livello comunitario dal regolamento UE 2015/2424. I marchi di certificazione possono essere ottenuti da persone fisiche o giuridiche, tra cui istituzioni, autorità ed organismi accreditati in materia di certificazione, al fine di garantire l’origine, la natura o la qualità di determinati prodotti o servizi, ciò all’espressa condizione che non svolgano un’attività che comporta la fornitura di prodotti o servizi del tipo certificato. È stabilita quindi l’estraneità del titolare del marchio rispetto al commercio diretto dei prodotti o servizi contraddistinti;
– il divieto di registrazione dei segni relativi alla protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche (art. 14 CPI novellato);
– la nuova decorrenza degli effetti della registrazione: gli effetti della prima registrazione dovranno decorrere non più dal giorno di deposito della domanda, come previsto attualmente, bensì dal giorno successivo alla data di deposito della domanda (art. 15 CPI novellato);
– le integrazioni alla disciplina dei diritti conferiti dalla registrazione del marchio: il novellato art. 20 del CPI prevede che il titolare del marchio notorio abbia ora il diritto di vietare ai terzi di usare nell’attività economica un segno identico o simile al marchio registrato “anche a fini diversi da quello di contraddistinguere i prodotti e i servizi”. Il nuovo comma 2° bis dell’art. 20 del CPI riconosce inoltre espressamente il diritto del titolare del marchio di vietare ai terzi di introdurre in Italia prodotti (e i relativi imballaggi) laddove provengano da paesi extra UE e rechino senza autorizzazione un segno identico o simile al marchio.
– le modifiche alla disciplina in tema ripartizione dell’onere della prova: il novellato art. 121 CPI prevede che, in tema di azione di decadenza per non uso, l’onere della prova dell’uso del marchio sia a carico del titolare del marchio e non più su chi ne eccepisce il non uso.
– la legittimazione all’azione di contraffazione del licenziatario: il nuovo art. 122 bis del CPI prevede che, fatte salve le clausole del contratto di licenza, il licenziatario può avviare un’azione per contraffazione di un marchio d’impresa soltanto con il consenso del titolare del medesimo, tuttavia – e qui sta il cuore della novità – il titolare di una licenza esclusiva può avviare tale azione se il titolare del marchio, previa messa in mora, non avvia un’azione per contraffazione entro termini appropriati. L’espresso riconoscimento della legittimazione ad agire da parte del licenziatario – seppur subordinata all’inerzia del titolare – risolve così un’annosa questione dibattuta da anni in dottrina e giurisprudenza;
– le nuove disposizioni in relazione alla procedura avanti alla Commissione ricorsi: la procedura che regola i ricorsi avanti la Commissione Ricorsi viene totalmente innovata attraverso la sostituzione dell’articolo 136 del CPI (ora semplicemente intitolato “Presentazione dei ricorsi“) e la previsione di ben 13 nuovi articoli a partire dall’art. 136-bis (“Deposito del ricorso”) sino all’art. 136-terdecies (“Impugnazioni”). Il D. Lgs.vo 20/02/2019, n. 15 offre quindi una disciplina dettagliata rispetto a tutte le fasi del processo avanti la Commissione Ricorsi regolando anche i casi di sospensione, interruzione ed estinzione del processo. Tra le nuove disposizioni, vi è da considerare in particolare la previsione di cui all’art. 136 comma 1° che prevede che il ricorso debba essere notificato, a pena di inammissibilità, all’Ufficio italiano brevetti e marchi e ad almeno uno dei controinteressati ai quali l’atto direttamente si riferisce entro il termine perentorio di sessanta giorni da quello in cui l’interessato abbia ricevuto la comunicazione o abbia avuto conoscenza dell’atto impugnato o, per gli atti per cui non sia richiesta la comunicazione individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine per la pubblicazione, se questa sia prevista da disposizioni di legge o di regolamento;
– l’introduzione della disciplina del procedimento amministrativo di decadenza e nullità: si tratta della novità probabilmente più importante del D. Lgs.vo 20/02/2019, n. 15 in quanto consente di contestare la decadenza e/o nullità del marchio in via extra-giudiziale attraverso un apposito procedimento da instaurarsi avanti l’Ufficio italiano marchi e brevetti. I nuovi art. 184 bis e ss. del CPI, dedicati alla disciplina del nuovo procedimento, tuttavia entreranno in vigore solo 30 giorni dopo la data di pubblicazione del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico che ne stabilirà le modalità di applicazione. Dovrà pertanto attendersi la normativa di implementazione del decreto attuativo perché gli operatori economici possano usufruire di questa importante novità;
– le modifiche alla disciplina dei diritti di rinnovo: il nuovo comma 8 bis dell’art. 227 del CPI precisa che la domanda di rinnovazione del marchio è rinnovata esclusivamente in relazione ai prodotti e i servizi per i quali il marchio è registrato e rispetto cui le relative tasse sono state pagate.
Il D. Lgs.vo 20/02/2019, n. 15 entrerà in vigore il prossimo 23 marzo 2019. È prevista tuttavia una disciplina transitoria in relazione ai marchi collettivi. In particolare, l’art. 33 del D. Lgs.vo 20/02/2019, n. 15 stabilisce che entro 1 anno dalla data di entrata in vigore dello stesso, i titolari di marchi collettivi nazionali registrati ai sensi della normativa previgente possano formulare domanda all’Ufficio brevetti e marchi per la conversione del segno in marchio collettivo o in marchio di certificazione, ai sensi della nuova disciplina.
